LeBron James pierde ante la Oficina de Marcas y Patentes de los Estados Unidos
El famoso jugador de la NBA, LeBron James, a menudo utiliza la frase “Taco Tuesday” en sus publicaciones en Instagram para que la gente sepa que es la noche de tacos de su familia.
por el Lcdo. Rafael Rodríguez Muriel (Ferraiuoli LLC)
En vista de ello, el 15 de agosto de 2019, LeBron James, decidió solicitar el registro de dicha frase como marca ante la Oficina de Marcas y Patentes de los Estados Unidos (“USPTO” por sus siglas en ingles). No obstante, el 11 de septiembre de 2019, la USPTO, luego de haber examinado la solicitud, denegó el registro de esta. En particular, la denegación del registro se debió a que la marca solicitada se trataba de una frase o término que carece de la capacidad de funcionar como marca. Es decir, que la frase o término no estaba siendo utilizado para indicar la fuente de los productos y/o servicios del solicitante; o para identificarlos y distinguirlos de otros productos y/o servicios.
En este caso, la marca solicitada involucraba un término, mensaje o expresión común, ampliamente utilizada por el público en general para transmitir un concepto o sentimiento ordinario, familiar y bien reconocido. Los términos y expresiones que simplemente transmiten un mensaje informativo no son registrables.
La determinación de si un término o frase tiene la capacidad de fungir como marca dependerá de la manera en que dicha frase o término es percibida por el público. Si se trata de una frase que es utilizada ampliamente o comúnmente por el público, será menos probable que el público asocie dicha frase o término con una sola una fuente y mucho menos que lo reconozca como marca.
Durante la examinación de la solicitud de LeBron James, la USPTO indicó que los artículos de periódicos y sitios web en Estados Unidos mostraban que el término “Taco Tuesday” era un “mensaje ampliamente utilizado” utilizado por el público en general para expresar entusiasmo por los tacos al promocionarlos y celebrarlos en determinado día de la semana. Por lo tanto, la USPTO concluyó que debido a que los consumidores estaban acostumbrados a ver la frase en cuestión como una que es comúnmente utilizada en el habla cotidiana, el público no la percibiría como una marca que identifica la fuente de los productos y/o servicios de LeBron James. Debido a ello, rechazó el registro de la solicitud.
En vista de lo anterior, es importante señalar que, antes de solicitar el registro de una frase o término como marca, el solicitante debe cerciorarse que dicha frase o término se utilice para indicar la fuente de los productos y/o servicios del solicitante; o para identificar y distinguir dichos productos y/o servicios de otros productos y/o servicios; y que la frase o término a ser registrado no se trate de un mensaje o expresión común utilizado ampliamente por el público en general. De lo contrario, como aprendió LeBron James, la derrota ante la USPTO será inevitable.
EJERCICIO: ¿Cómo se resolvería este caso con arreglo a la Ley de Propiedad Industrial de Guatemala? ¿Qué se considera como marca?¿Alternativamente podría atribuirse el derecho autor de la expresión? Es decir, ¿podría protegerse como derecho de autor?
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